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Il brevetto internazionale, detto PCT (Patent Cooperation Treaty), consente di “prenotare” il brevetto praticamente in tutto il mondo. Con una procedura, inizialmente unitaria, l’Ufficio internazionale procede ad effettuare una ricerca di novità e successivamente, un Esame preliminare internazionale a seguito del quale fornisce al richiedente una valutazione in merito alla possibilità che la domanda di brevetto ha di essere accolta. Una volta completata questa fase, in genere dopo 30 mesi dalla data di priorità, si dovrà entrare nelle fasi nazionali o regionali chiedendo ad ogni nazione di esaminare il brevetto e di concederlo. Da questo momento in poi il brevetto si scinderà in tanti brevetti nazionali che seguiranno ognuno una propria sorte ed un proprio iter.
L’ente presso il quale si presentano le domande di brevetto internazionale è la WIPO, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che ha sede a Ginevra.

La domanda

La domanda può essere presentata entro 12 mesi dal deposito in Italia di una domanda di brevetto italiano o immediatamente, dovendo in quest’ultimo caso tenere alcune precauzioni per evitare di incorrere in sanzioni penali. Il costo per la presentazione della domanda iniziale di brevetto internazionale varia in base al numero degli stati indicati e comprende la preparazione del deposito, le traduzioni e le tasse di deposito e di ricerca. Per scegliere oculatamente, occorre individuare correttamente gli stati che interessano, valutando bene quali sono gli stati nei quali l’invenzione può essere prodotta o commercializzata, considerando altresì di escludere quegli stati nei quali quasi certamente non andremo a fare una causa di contraffazione per i costi eccessivi o per le difficoltà pratiche ad essa relative. Questa decisione varia in ragione del tipo di invenzione.

Gli stati

I 127 stati, al 3 Aprile 2005, che possono essere indicati sono i seguenti:
Albania, Algeria, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Benin, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Ciad, Cina, Cipro, Colombia, Isole Comore, Congo, Costa d’Avorio, Costa Rica, Croazia, Cuba, Danimarca, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Grecia, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Lettonia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Messico, Monaco, Mongolia, Marocco, Mozambico, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Oman, Papua New Guinea, Polonia, Portogallo, Repubblica Centrale Africana, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Repubblica di Moldavia, Repubblica Unita di Tanzania, Regno Unito, Romania, Saint Lucia, Saint Vincent e Granatine, San Marino, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Sri Lanka, Sudan, Svezia, Svizzera, Tajikistan, ex Repubblica slava di Macedonia, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

Costi

La procedura prevista dal PCT è piuttosto complessa e tutte le relazioni con l’Ufficio brevetti internazionale devono essere intrattenute in inglese o in francese o in tedesco. Per ottenere questo brevetto è quindi sconsigliabile procedere da soli essendo quasi indispensabile rivolgersi ad un esperto.

Data la complessità della materia per depositare una domanda di brevetto è sempre buona regola rivolgersi ad un esperto, anche se teoricamente è possibile farlo da soli rivolgendosi agli uffici competenti della Camera di Commercio che forniscono informazioni sommarie su come procedere per effettuare il deposito.
In Italia i brevetti venivano concessi, o respinti, senza che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi effettuasse alcuna indagine sulla novità.
Dal 1 Luglio 2008, invece, le domande di brevetto italiano sono sottoposte ad una ricerca di novità che viene
effettuata direttamente dall’EPO (European Patent Office) ed inviata all’UIBM che a sua volta la comunica all’inventore.
La ricerca dovrebbe pervenire entro 9 mesi dal deposito.
Il nuovo sistema è molto vantaggioso perché consente di ottenere, ad un costo molto ridotto, un’ottima ricerca sulla base della quale l’inventore può scegliere con maggiore consapevolezza se il brevetto meriti di essere esteso all’estero oppure no.

La descrizione

Per depositare un brevetto occorre prima di tutto preparare una descrizione tecnica che metta in risalto lo scopo dell’invenzione, ovvero il problema tecnico che l’invenzione vuole risolvere. La descrizione vera e propria comprende un’esplicazione del contenuto delle tavole di disegno in modo da far capire che cosa si indichi con ogni numero ed un approfondimento sulle caratteristiche costruttive dell’invenzione. In questo lavoro sono molto utili le tavole di disegno che devono raffigurare in assonometria, ed in alcuni casi anche in sezione, l’oggetto da brevettare in modo che ad ogni componente corrisponda un numero che viene scritto al suo fianco sulla tavola. I disegni possono contenere solo numeri di riferimento, ma non anche scritte o diciture di altro genere, per cui nel momento in cui si descrive l’oggetto si dovrà specificare che esso è costituito da un elemento indicato con il numero X sulla tavola, da un secondo elemento indicato con il numero X2, e così via. Superata la descrizione delle tavole, occorre entrare nei particolari costruttivi e di funzionamento dell’oggetto spiegando come è fatto e perché è fatto così, i vantaggi che offre costruirlo in un certo modo piuttosto che in un altro. Di solito si raccomanda di enunciare in un primo momento gli aspetti più innovativi in modo ampio, per poi dopo descriverli meglio uno ad uno nei loro dettagli.

Le rivendicazioni

La parte alla quale si deve prestare più attenzione resta comunque la stesura delle “Rivendicazioni” che rappresentano gli elementi sui quali si fonda l’interpretazione del brevetto e la valutazione della sua forza. Le rivendicazioni si intendono formulate “a cascata”, nel senso che la prima è quella più importante che racchiude il nucleo centrale dell’invenzione, mentre quelle successive sono delle specificazioni della prima.

I moduli

Insieme alla descrizione devono essere compilato un apposito modulo (A per le invenzioni, U per i modelli di utilità) seguendo le istruzioni riportate, inserendo il nome del titolare, l’indirizzo e riportando lo stesso indirizzo (o un indirizzo diverso se si preferisce) nello spazio relativo al domicilio elettivo; si inserisce il titolo che si dà al brevetto, si segnano il numero delle pagine della descrizione e delle tavole di disegno; si segna la casella del SI o del NO relativa all’anticipata accessibilità al pubblico.

Anticipata accessibilità al pubblico

Per scegliere tra una delle due opzioni è bene tenere presente che anche se si è protetti fin dal momento del deposito della domanda di brevetto, gli effetti verso i terzi si hanno a decorrere dal momento in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico. Ciò significa che fino a quel momento non si potrà agire in causa di contraffazione verso terzi perché questi, in teoria, non sanno dell’esistenza del brevetto che è segreto. Normalmente una domanda di brevetto resta segreta per 18 mesi, ma, chiedendo l’anticipata accessibilità al pubblico, essa diventa pubblica dopo 90 giorni risolvendo questo tipo di problema. Tuttavia, mantenere la domanda segreta più a lungo presenta notevoli vantaggi, perché più tardi la concorrenza potrà leggere il testo della domanda ed più tardi potrà organizzarsi di conseguenza: per questo motivo la maggior parte delle domande vengono mantenute segrete il più a lungo possibile. In questo secondo caso, se ci si trova di fronte ad una contraffazione si può agire notificando una copia della domanda di brevetto al contraffattore o proponendo un’istanza al Ministero perché venga resa immediatamente pubblica, rendendo illecito da quel momento il comportamento del contraffattore.

I tempi tecnici

Una volta presentata la domanda di brevetto passeranno parecchi mesi (di solito 3, 4 anni) prima che la domanda di brevetto venga accolta o respinta dal Ministero e ciò determina non un periodo di inoperatività, ma certo di difficoltà nell’utilizzo della privativa. Normalmente si cedono, si danno in licenza, si producono oggetti per i quali una domanda di brevetto è pendente, ma che non sono ancora tecnicamente brevettati. In queste situazioni è bene tener conto che si può comunque agire contro un contraffattore sulla base della sola domanda di brevetto pubblica e che, nel caso in cui lo si dia in licenza, occorre inserire un’apposita clausola che eviti ogni responsabilità del licenziante nel caso in cui il brevetto non venga poi concesso. In questo periodo diventa importante farsi seguire da uno specialista della materia per tutti gli atti giuridici che ci si appresta a porre in essere, perché si cammina in un terreno molto delicato sul quale è importante sapersi muovere.

I brevetti esteri

E’ possibile depositare anche brevetti internazionali, europei o in singoli stati esteri, ma queste procedure sono molto complesse, per cui per procedere è indispensabile rivolgersi ad un professionista del settore. I costi dipendono da numerosi fattori, per cui non esistono quotazioni standard.

Costi

Al momento del deposito devono essere corrisposte le tasse di deposito e successivamente saranno dovute le tasse di mantenimento in vita.

Il brevetto europeo consente di poter richiedere ed ottenere, con un’unica procedura, il brevetto in più stati dell’Europa.
La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro 1 anno dal deposito in Italia di un brevetto nazionale e consente di poter ottenere un brevetto valido non solo in tutti gli stati dell’Unione Europea, ma anche in altri paesi limitrofi che hanno aderito all’accordo.

Gli stati

Gli stati che possono essere indicati nella domanda di brevetto europeo sono:
Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Rep. Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Turchia.
Questi stati si considerano tutti designati pagando 7 volte la tassa di designazione. Il brevetto può essere esteso ad: Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Lettonia, Macedonia, Montenegro, Serbia pagando per ogni stato la relativa tassa di designazione.

La procedura

La procedura prevede una prima fase che comprende il deposito della domanda, l’esame delle condizioni formali, la ricerca di novità e la pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito, della domanda e del rapporto di ricerca. Ad essa fa seguito la fase di esame vera e propria, che inizia su richiesta dell’inventore, il quale deve pagare anche la relativa tassa di esame, senza la quale la domanda di brevetto viene considerata abbandonata. Nel momento dell’esame il brevetto può essere accolto o respinto ed è possibile opporsi alla decisione dell’Ufficio preparando un apposito ricorso.
Il brevetto europeo può rappresentare un’autonoma domanda di brevetto o essere inserito come brevetto regionale all’interno di una domanda di brevetto internazionale, in questo secondo caso si parla di Euro-PCT.

Costi e preventivi

Il costo per la presentazione di una domanda di brevetto europeo varia in base al numero degli stati scelti e comprende le tasse di deposito e di ricerca, la traduzione e le spese per la preparazione della domanda. Una volta eseguita la ricerca di novità , pagata la tassa di esame si ottiene l’accoglimento o il rigetto del brevetto. Se il brevetto viene concesso, bisogna passare alla convalida stato per stato, effettuando la traduzione nella lingua di ogni nazione e pagando la relativa tassa.
Pur essendo teoricamente possibile procedere da soli per il deposito di una domanda di brevetto europeo, la complessità della procedura sconsiglia di farlo e risulta quasi sempre necessario rivolgersi ad un professionista della materia.

Se non si vuole depositare un brevetto europeo o internazionale, ma si desidera comunque essere protetti in uno specifico stato, non resta altro da fare che rivolgersi all’ufficio nazionale ed informarsi volta per volta su quale sia la disciplina specifica di quello stato.

Gli stati

Qui di seguito troverete elencati alcuni degli uffici esteri a cui è possibile rivolgersi.
Andorra (AD), Algeria (DZ), Antille Olandesi (AN), Armenia (AM), Argentina (AR), Australia (AU), Austria (AT) , Barbados (BB), Belgio (BE), Brasile (BR), Bosnia – Herzegovina (BA), Bulgaria (BG), Canada (CA), Cina (CN), Corea (KR), Croazia (HR), Cuba (CU), Danimarca (DK), Estonia (EE), Federazione russa (RU), Filippine (PH), Finlandia (FI), Francia (FR), Georgia (GE), Germania (DE), Giappone (JP) , Giordania, Gran Bretagna (GB), Grecia (GR), Hong Kong (HK), Indonesia (ID), India (IN), Irlanda (IE), Islanda (IS), Kazakhstan (KZ), Kenia (KE), Kyrgyzstan (KG) , Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Macao (MO), Macedonia (MK), Malesia (MY), Marocco (MA), Messico (MX), Moldavia (MD), Monaco (MC), Mongolia (MN), Norvegia (NO), Nuova Zelanda (NZ), Paesi Bassi (NL), Panama (PA), Perù (PE), Polonia (PL), Portogallo (PT), Repubblica Ceca (CZ), Romania (RO), Singapore (SG), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Spagna (ES) , Stati Uniti d’America (US), Svezia (SE), Svizzera (CH), Tailandia (TH), Tajikistan (TJ), Turchia (TR), Ucraina (UA), Ungheria (HU), Uzbekistan (UZ), World Intellectual Property Organization (WIPO), Yugoslavia (YU).

Depositare una domanda di brevetto non è una cosa semplice.
Il primo passo da fare, indubbiamente il più complesso, è quello di capire a fondo l’invenzione e quindi valutare se è brevettabile ed in caso affermativo in quale modo sia conveniente proteggerla. Mentre per alcune invenzioni si tratta di una valutazione semplice, per altre non lo è. Si pensi ai brevetti relativi ai prodotti alimentari, ai software, o a tutte quelle invenzioni apparentemente banali che proprio per questo devono essere descritte in modo rigoroso.

Aspetti formali

Dal punto di vista formale occorre preparare una documentazione tecnica comprendente una descrizione e dei disegni che facciamo comprendere in che cosa consiste l’invenzione. La documentazione non deve essere una semplice descrizione di come è fatto il prodotto che si vuole brevettare, ma deve essere scritta in modo tale da evidenziare bene quali sono gli aspetti innovativi sui quali si chiede di ottenere la tutela. La difficoltà nello scrivere il brevetto sta proprio in questo. Anche se si è dei tecnici esperti non è detto che si riesca a scrivere un brevetto nel modo ottimale. E quindi buona regola consultare un esperto in materia che possa aiutarvi.
Preparata questa documentazione di base occorre poi predisporre la modulistica. Questo aspetto è tanto più difficile a seconda degli stati in cui si vuole ottenere un brevetto.

Stati in cui ha effetto il brevetto

Il brevetto ha infatti una validità territoriale. Si può scegliere un brevetto italiano, che ha validità solo nel nostro paese, oppure un brevetto europeo o un brevetto internazionale che hanno una validità estesa ad un numero maggiore di stati, come troverete indicato nelle pagine di questo sito ad essi relative. Si può anche scegliere, a certe condizioni, di depositare un brevetto solo in uno o in alcuni stati esteri e in tal caso occorrerà necessariamente rivolgersi ad un esperto che possa avere dei corrispondenti in tali stati.
La scelta sul tipo di brevetto e sugli stati in cui depositarlo varia a seconda del tipo di invenzione. Ci sono prodotti che per loro natura hanno un mercato in certi paesi piuttosto che in altri o invenzioni che si vogliono sfruttare, per strategie commerciali, solo in certi stati.
Si ricorda che il brevetto conferisce il diritto esclusivo di produzione e commercializzazione, per cui questo serve a valutare quali siano i paesi in cui si vuole che l’invenzione non venga prodotta o venduta.
Sono scelte che dipendono in parte da voi, in parte vengono valutate insieme ad un consulente in brevetti che possa farvi di volta in volta presenti i vantaggi e gli svantaggi di una procedura rispetto ad un’altra.

Con il brevetto si ottiene il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o un sistema sul territorio dello stato in cui viene richiesto. In Italia esistono due tipi di brevetto, a cui si affianca la registrazione del modello o disegno, che riguarda esclusivamente la forma o il “design” di un prodotto.

Invenzione

L’invenzione è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione, ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico. Ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto e, come tutti i brevetti, non può essere rinnovato alla scadenza. Possono costituire oggetto di brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi, le varietà vegetali, mentre non sono brevettabili (art. 45 C.P.I.) “le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni” in quanto tali. Al di là della statica definizione legislativa riuscire a comprendere che cosa possa essere brevettabile come invenzione, richiede molto studio e molta pratica, anche se in modo sintetico si è soliti dire, con una definizione che soddisfa ben poco, che l’invenzione rappresenta una soluzione innovativa ad un problema tecnico, mentre il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa di oggetti esistenti.

Modello di utilità

Il modello di utilità è un tipo di brevetto che esiste in Italia ed in pochi altri Stati. Esso viene normalmente concesso, anche in quegli Stati che prevedono un esame sostanziale per le invenzioni, senza alcun tipo di esame, e, pertanto, è più facile da ottenere, ma anche più difficile da proteggere, dura 10 anni, e non è rinnovabile. Al modello di utilità si ricorre per proteggere quegli oggetti (non i procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, che comporta una maggiore utilità o facilità d’uso dell’oggetto stesso. Normalmente si dice che con il modello di utilità si protegge la forma di un prodotto, che abbia una sua specifica funzionalità. Spesso scegliere tra invenzione e modello di utilità non è cosa facile, e per questo la legge prevede la possibilità di effettuare quello che si chiama un “doppio deposito” (art. 84 C.P.I.), ovvero un deposito contemporaneo della stessa domanda di brevetto sia come invenzione che come modello di utilità, lasciando che sia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a scegliere tra l’una e l’altra soluzione.

Occorrente per depositare

Per depositare un brevetto, di invenzione o di modello di utilità, non occorre disporre di un prototipo, ma solo sapere come l’oggetto o il sistema deve essere realizzato, fornendo una descrizione in tale senso. Tuttavia devono essere presenti i seguenti requisiti: novità, originalità, industrialità, liceità.

Novità

L’oggetto del brevetto deve essere nuovo in modo assoluto, cioè non essere mai stato prodotto o brevettato in nessuna parte del mondo. Il concetto di novità viene inteso in senso ampio e si ricomprende nello “stato della tecnica” tutto ciò che è stato reso pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto. Molti credono che per depositare validamente un brevetto in uno Stato sia sufficiente che quell’oggetto non sia brevettato in quello Stato. In realtà non è così, altrimenti sarebbe sufficiente fare un giro intorno al mondo, trovare le soluzioni più originali, brevettarle in Italia e godere dell’esclusiva sul nostro territorio sfruttando il lavoro di un altro. Se un oggetto è stato realizzato o brevettato, ad esempio, in Cina ma non in Italia, ciò significa che chiunque in Italia potrà produrlo e venderlo, ma non certo che possa anche brevettarlo: la differenza è evidente, in quanto senza brevetto potrà agire in regime di libera concorrenza, senza pretendere di avere alcun monopolio. Anche in queste situazioni la persona che ha avuto l’intuizione di proporre in Italia un prodotto esistente all’estero può riservarsi una sua nicchia di mercato, magari apponendo un proprio marchio al prodotto o stipulando contratti di fornitura in esclusiva con l’eventuale ditta estera, ma si tratterà di strategie tipicamente commerciali che non hanno a che vedere direttamente con i brevetti.

Originalità o attività inventiva

Essa sussiste ogni volta che l’invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. Genericamente si parla anche di non ovvietà della soluzione messa a punto. La novità “intrinseca”, detta anche “attività inventiva”, riguarda, invece, l’aspetto interno dell’invenzione che, anche se nuova nel senso che abbiamo appena visto, per essere brevettabile non deve essere banale, ma deve rappresentare un progresso, un passo in avanti, rispetto allo stato della tecnica attuale. Stabilire quando un trovato soddisfi questo requisito è estremamente difficoltoso anche perché la giurisprudenza è molto altalenante sull’argomento ed è spesso intorno a questo punto che si vincono o si perdono le cause relative alla nullità di un brevetto.

Industrialità

Si possono brevettare solo soluzioni che possono essere riprodotte a livello industriale, escludendo tutte le applicazioni artigianali o comunque legate ad un contributo rilevante della persona che le ha realizzate.

Liceità

Non si possono brevettare oggetti che possono ledere il senso del buon costume o essere contrarie all’ordine pubblico, concetti questi in continua evoluzione.

Chi può ottenere un brevetto

Possono ottenere un brevetto sia le società che le persone fisiche in quanto non occorre possedere una partita I.V.A. Un valido brevetto può decadere e perdere ogni valore se non viene attuato entro 3 anni dalla concessione del brevetto o entro 4 anni dalla domanda se questo termine scade successivamente (art. 70 C.P.I.).